Marque déchue: possibilité de l’invoquer pour agir en contrefaçon

La Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 4 novembre 2020 qu’une atteinte à une marque antérieure déchue, faite à une période ou elle était encore valable, peut être sanctionnée au titre de la contrefaçon.

 

Résumé de l'affaire

 

Dans cette affaire, un personne physique avait déposé une marque verbale  le 5 décembre 2005 « Saint Germain ».

Le titulaire de la marque a été déchu de ses droit suite à un arrêt du 22 février 2014 irrévocable à compter du 13 mai 2011.

Il avait assigné le 8 juin 2012 deux sociétés pour avoir commercialisés des boissons alcoolisées sous la marque « ST-Germain » et suite à la déchéance, maintenu ses demandes pour la période antérieure au 13 mai 2011.

Après avoir été débouté en première instance et en appel, le demandeur se pourvoir en cassation. La CJUE est saisie (cour de justice de l’union européenne) et se prononce sur son interprétation de la directive n°2008/95/CE du Parlement européen en laissant la liberté aux états membres d’accepter ou de refuser   qu’une marque déchue puisse être invoquée dans le cadre d’une action en contrefaçon pour la période précédant sa déchéance (CJUE, 5e ch., 26 mars 2020, aff. C-622/18).

La Cour de cassation décide alors que « la déchéance d’une marque, prononcée en application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, ne produisant effet qu’à l’expiration d’une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l’atteinte portée à ses droits sur la marque qu’ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance.  »

 

La Cour de cassation expose ensuite les conditions pour invoquer une contrefaçon en matière de marque déchue.

 

Les conditions pour invoquer la contrefaçon dans le cadre d'une marque échue

 

La contrefaçon n’est possible que pour la période antérieure à sa déchéance.

Lors de cette période:

  • le titulaire de la marque déchue n’a pas à démontrer un usage de sa marque,
  • le titulaire de la marque déchue doit prouver l’usage de la marque contestée par les contrefaisants.

 

Cependant, il faut se poser la question de l’intérêt financier d’une telle action en justice. Le juge peut prononcer une indemnisation forfaitaire « symbolique » ou indemniser le titulaire de la marque déchue avec des dommages et intérêts.

Dans ce dernier cas, le juge prendra en conséquence les conséquences économiques négatives qui ne semblent être observables qu’en cas d’exploitation effective de la marque… d’où la nécessité de démontrer, au final, l’usage de sa marque.

 

 

Pour accéder à l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 4 novembre 2020, 16-28.281 cliquez ICI